Najvyšší súd
6Sžh 3/2010
Slovenskej republiky
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu
JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy
Fúrovej, v právnej veci žalobcu: U., s.r.o., so sídlom O., IČO: X., zastúpený advokátkou
JUDr. M., Advokátska kancelária v B, Š., proti žalovanému: Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu č. 43, Banská Bystrica, za účasti: N., s.r.o.
P., so sídlom S,, P., Č,, zastúpený JUDr. A., so sídlom N, P. 1, Č, o preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 19. decembra 2008,
č. POZ 2183-2003/OZ 204834 II/192-2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského
súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S 9/2009-75 zo dňa 19. marca 2010, takto
r o z h o d o l :
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici
č.k. 24S 9/2009-75 zo dňa 19. marca 2010 p o t v r d z u j e.
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.
O d ô v o d n e n i e :
Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou
sa žalobca domáhal, aby súd po preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu predsedníčky
Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 19. decembra 2008, č. POZ 2183-2003/OZ
204834 II/192-2008, uvedené rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.
Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplýva, že krajský súd v danej veci
z predloženého administratívneho spisu žalovaného mal preukázané, že žalovaný správny
orgán preskúmavaným rozhodnutím zamietol rozklad žalobcu proti rozhodnutiu
prvostupňového správneho orgánu Úradu priemyselného vlastníctva SR POZ 2183-
2003/204834-I/26-2007 zo dňa 28.2.2007 a uvedené rozhodnutie potvrdil, ktorým
rozhodnutím prvostupňový správny orgán podľa § 16 ods. 1 v nadväznosti na § 2 ods. 1, písm. b/ zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochranných známkach“) vymazal ochrannú známku žalobcu č. 204834 „B.“ pre
tovary „farmaceutické prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
zapísanú do registra ochranných známok dňa 12.1.2004.
Krajský súd konštatoval, že z ust. § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktoré
citoval, vyplýva, že úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh
tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore
s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Poukázal na to, že je
nepochybné, že inštitút výmazového konania umožňuje úradu nanovo posúdiť, resp.
prehodnotiť splnenie zápisnej spôsobilosti už zapísanej ochrannej známky, teda uvedené
ustanovenie žalovanému správnemu orgánu umožňuje rozhodnúť o výmaze ochrannej
známky v prípade, ak zistí, že sa ako ochranná známka zapísalo do registra označenie, ktoré je
zo známkovej ochrany vylúčené. Postup správneho orgánu považoval v súlade
s ustanoveniami zákona o ochranných známkach a preto nesúhlasil s názorom žalobcu, že
takýto postup je nezákonný a neposkytuje majiteľovi ochrannej známky právnu istotu.
Krajský súd ďalej poukázal na to, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia
žalovaného i jemu predchádzajúceho prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že tieto správne
orgány sa vo výmazovom konaní pri opätovnom posúdení splnenia podmienok zapísanej
spôsobilosti napadnutej ochrannej známky riadili ustanoveniami zákona o ochranných
známkach, keď skutočnosť, že obidve slová, t.j. označenie napadnutej ochrannej známky
„B.“ a INN názvu „brimonidin“ (v slovenskom preklade používaný názov účinnej látky
„brimonid“) obsahujú rovnaký slovotvorný základ „brimon“, pričom predmetné slová sa
odlišujú iba v prípone „-AL“, resp. „-id“, keď slovné označenie „B.“ možno považovať za
modifikovanú verziu slova „brimonid“ (brimonidin) ako aj skutočnosť, že kombinácia
slovných častí kmeňa „brimon“ a koncovky „-al“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť,
pričom napadnutá ochranná známka „B.“ je opisná a neobsahuje žiadne fantazijné alebo
špecifické prvky.
Podľa názoru krajského súdu správne orgány oboch stupňov skutkové okolnosti
správne vyhodnotili, keď konštatovali, že ako ochranná známka bolo zapísané označenie,
ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a teda je označením, ktoré nemožno uznať ako slovnú
ochrannú známku v zmysle § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach.
Krajský súd sa stotožnil aj s argumentáciou žalovaného správneho orgánu pokiaľ ide
o záver, že označenie odvodené od generického označenia účinnej farmaceutickej látky
„brimonidin“ zapísanej v zozname INN- medzinárodne nechrániteľných názvov
farmaceutických látok vedenom Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO. Taktiež sa
stotožnil so záverom žalovaného v tom, že z fonetickej reprodukcie oboch uvedených
označení je zrejmé, že prvé dve slabiky sú zhodné a odlišnosť je len v koncovej slabike
napadnutej ochrannej známky „-nal“ proti koncovej časti „-nid“, resp. „nidín“
nechrániteľného označenia farmaceutickej účinnej látky, t.j. ide o označenie, ktoré má
rovnaký kmeň, resp. je odvodené od označenia slova „brimonid“, resp. „brimonidin“.
Konštatoval, že žalovaný správny orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol aj dôvody zmeny
názoru v súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známky oproti
predchádzajúcemu názoru vyjadrenému zápisom napadnutej ochrannej známky do registra.
Krajský súd dospel k záveru, že žalovaný správny orgán v tomto prípade rozhodol
na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi
predložené vo výmazovom konaní, v súlade s § 40b ods. 3 zákona o ochranných známkach,
napadnuté rozhodnutie žalovaného (ako aj prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu)
obsahuje podrobné uvedenie dôvodov, pre ktoré dospel k záveru, že je daný výmazový dôvod
podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach na výmaz
napadnutej ochrannej známky z registra, ďalej obsahuje opis vykonaných dôkazov, ako aj ich hodnotenie a skutkové a právne závery, ku ktorým správny orgán pri vyhodnotení
dokazovania dospel. Námietku žalobcu o nepreskúmateľnosti predmetného rozhodnutia
považoval za nedôvodnú.
Žalobu s poukazom na ust. § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.
Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský súd odôvodnil v zmysle § 250k ods. 1
O.s.p. Žalobcovi nepriznal náhradu trov konania, pretože bol v konaní neúspešný.
Proti rozsudku krajského súdu sa v zákonnej lehote odvolal žalobca. Žiadal, aby
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že
rozhodnutie žalovaného zruší a vec vráti žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie
podľa § 250ja ods. 3 O.s.p., alt., aby o odvolaní rozhodol spôsobom podľa ust. § 220 alebo
§ 221 O.s.p..
Odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2, písm. d/ O.s.p.), že rozhodnutie
prvostupňového súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, písm.
f/ O.s.p.), a že v prvostupňovom konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, písm. h/
O.s.p.). Nesúhlasil s právnym názorom súdu prvého stupňa, ktorý sa stotožnil s názorom
uvedeným v odôvodnení žalovaného správneho orgánu.
Poukázal na to, že názov účinnej látky podľa INN názvoslovia je tvorené nasledovným
spôsobom: „Brimonidine – pozostáva z názvov nasledovných látok: 5-Bromo-N-(4,5 dihydro
–1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (t.j. z uvedených látok je vytvorená časť názvu
účinnej látky BRIMO, pričom druhú časť účinnej látky „brimonidin“ tvorí koncovka
„NIDINE“, ktorá nesúvisí s chemickým názvom), alebo: 5-bromo-6-(2-imidazolin-2-
ylamino)quinoxaline (t.j. z uvedených látok je vytvorená časť účinnej látky BRIM, pričom
druhá časť účinnej látky „brimonidin“ tvorí koncovka „ONIDINE“, ktorá opäť nijakým
spôsobom nesúvisí s chemickým názvom).“
Dôvodil, že zapísané označenie „B.“ obsahuje spoločné v prvom prípade dve (brimo)
a v druhom prípade len jednu slabiku (brim) z názvov látok obsiahnutých v účinnej látke ako
spoločný slovotvorný základ, pričom v podstate sa jedná o označenie fantazijné. Nesúhlasil
s názorom súdu prvého stupňa, že toto označenie nemožno uznať ako slovnú ochrannú
známku v zmysle § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach. Poukázal na to, že
predmetné označenie je slovné, tvorené jedným trojslabičným výrazom „B.“, pričom bežný
spotrebiteľ bude klásť dôraz na jednoduchosť trojslabičného názvu ako sluchového vnemu,
podľa ktorého si spotrebiteľ názov zapamätá, pričom pri tomto type výrobkov je sluchové
zapamätanie veľmi dôležité. Uviedol, že pojmotvorná časť označenia „B.“ – „brim“-
nepredstavuje len kmeň názvu účinnej látky „brimonidin“, ale slovo „brim“ v angličtine
znamená okraj, hranica, byť plný, naliaty, „brim over“ znamená oplývať, prekypovať,
pretiecť, čo je pre prihlásený tovar – farmaceutický prípravok, ktorým sú očné kvapky,
príznačný názov. Zdôraznil, že slovo „B.“ použité v medzinárodnej ochrannej známke OZ
204834 neprezrádza konkrétny predmet tovaru, pretože jeho význam je širší a z uvedeného
dôvodu ho nemožno v žiadnom prípade považovať za opisné označenie.
Vyslovil názor, že označenie B. spĺňa všetky zákonné kritériá zápisu do registra
ochranných známok a je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov
a služieb inej osoby podľa § 1 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Súčasne poukázal na
význam a účel pojmu rozlišovacej spôsobilosti v zmysle zákona o ochranných známkach.
Ďalej uviedol, že označenie B. bolo riadne zapísané do registra ochranných známok
jednak žalovaným, ktorý pri zápise nedostatok rozlišovacej spôsobilosti vôbec nezistil,
napriek tomu, že tieto podmienky zisťuje ex offo, ako aj medzinárodným úradom ako
medzinárodná ochranná známka vo viacerých krajinách Madridského systému ochrany.
Vytýkal žalovanému, že uvedené skutočnosti mal zisťovať pri posudzovaní prihlášky
ochrannej známky do registra, čo však neučinil, a preto nie je možné výmazový dôvod
uvedený v § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať tak, že tak môže učiniť bez
akýchkoľvek obmedzení kedykoľvek počas trvania už pred tým priznaných práv. Tvrdil, že
v tomto prípade sa nejednalo o nové skutočnosti, ktoré by neboli žalovanému známe už pri
rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra, ale o skutočnosti známe od počiatku,
avšak dosiaľ nezhodnotené, a to z dôvodu, že zoznam INN, ktorý vedie WHO bol
kumulatívne upravený a sprístupnený na CD alebo on-line až od roku 2006, kedy
sa žalovanému zjednodušil prístup k uvedenému zoznamu. Namietal, že nedostatok
technického vybavenia žalovaného pri plnení úloh vyplývajúcich mu zo zákona nemôže byť
na ujmu prihlasovateľov, ktorí roky používajú označenia zapísané do registra OZ ako
ochrannú známku. Aplikáciu práva žalovaným považoval za neakceptovateľnú, pretože vedie
k právnej neistote, ktorú skutočnosť namietal už v podaniach pred prvostupňovým súdom,
s čím sa však súd nestotožnil.
Súčasne namietal, že žalovaný a aj prvostupňový súd rozhodli nesprávne, keď
čiastočnú zhodu slovotvorného základu účinnej látky „brimonidin“ a ochrannej známky
žalobcu „B.“ automaticky posúdili ako skutočnosť zakladajúcu nedostatok rozlišovacej
spôsobilosti bez ohľadu na ďalšie skutočnosti.
Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhoval napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa
z jeho správnych skutkových a právnych dôvodov potvrdiť. Nesúhlasil s dôvodmi uvedenými
v odvolaní žalobcu. Poukázal na skutočnosť, že pre sporný prípad vôbec nie je relevantné,
akým spôsobom vzniklo označenie farmaceutickej látky „brimonidin“ a rozhodný je zápis
označenia tejto farmaceutickej látky v INN, pričom táto farmaceutická látka je zapísaná ako
„brimonidine“ (anglický názov), resp. „bimonidinum“ (latinský názov); (slovenský názov –
„brimonidín“).
Uviedol, že pokiaľ žalobca v odvolaní poukazuje na skutočnosť, že časť napadnutej
ochrannej známky je vlastne anglickým slovom, zaoberajúc sa jeho významom a prekladom,
tento argument žalobca prvýkrát vzniesol až v podanom odvolaní, a preto táto jeho
argumentácia nemohla byť zohľadnená ani v konaní pred žalovaným ani v konaní pred súdom
prvého stupňa, a preto by nemala byť ani predmetom odvolacieho konania.
Uviedol, že pre názvy liečiv zapísaných v zozname INN platí požiadavka Svetovej
zdravotníckej organizácie, aby členské štáty bojovali proti používaniu označení odvodených
od medzinárodných označení farmaceutických látok zaradených v zozname INN, ktoré sú
voľné, a ochranné známky pre farmaceutické prípravky by nielenže nemali obsahovať
označenia liečiv uvedených v zozname INN, ale nemali by byť od nich ani odvodené, a to
v snahe zabrániť zámene, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie pacientov. Súčasne
poukázal na to, že žalobca v odvolaní poukázal na ust. § 205 ods. 2, písm. d/ O.s.p., avšak
nijako tento odvolací dôvod nešpecifikoval. Odôvodnenie odvolania ust. § 221 ods. 1, písm.
h/ O.s.p. žalovaný považoval len za účelové a právne bezvýznamné.
N., s.r.o. P. ako zúčastnená osoba sa stotožnil so skutkovými zisteniami a právnym
názorom súdu prvého stupňa. Navrhoval napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdiť.
Nesúhlasil s dôvodmi žalobcu uvedenými v jeho odvolaní.
K tvrdeniu žalobcu, že zapísané označenie „B.“ obsahuje spoločné len „brimo“, resp.
„brim“ z názvov látok obsiahnutých v účinnej látke, uviedol, že zoznamom medzinárodného
všeobecného názvoslovia pre farmaceutické látky – International Nonproprietary Names of
Pharmaceutical Substrates – sú chránené účinné látky a nie látky, z ktorých sú účinné látky
zložené a súčasne, že konštrukcia žalobcu je tak čisto účelová a nedôvodná.
Poukázal na to, že účelom odporúčania WHO je predísť tomu, aby názvy účinných
látok ani ich odvodeniny si nemohol privlastniť žiaden subjekt na trhu, resp. aby nemohli byť
podstatnou časťou názvov liekov, preto odporúčanie WHO obsahuje zoznam názvov týchto
účinných látok, ktoré nikto nemôže vlastniť, a to ani ich odvodeniny, čím je vylúčená
monopolizácia názvov účinných látok alebo ich odvodenín na trhu.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa ust. § 246c ods. 1 O.s.p.
v spojení s ust. § 10 ods. 2 preskúmal v rozsahu odvolacích dôvodov napadnutý rozsudok
krajského súdu a konanie mu predchádzajúce v zmysle ust. § 246c ods. 1 v spojení s §§ 211
a nasl., bez pojednávania podľa § 250ja ods. 2 a dospel k názoru, že v danej veci odvolanie
nie je dôvodné.
Predmetom odvolacieho konania v danej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým
súd prvého stupňa zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
správneho orgánu ako aj rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu, ktorými
rozhodnutiami bol vykonaný výmaz ochrannej známky žalobcu z registra ochranných známok
podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach, a preto
odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo,
pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho
orgánu v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa a konanie im
predchádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so všetkými
námietkami uvedenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdil
zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného správneho orgánu.
Odvolací súd dáva do pozornosti, že predmetom preskúmavacieho konania v danej
veci je rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím správny
orgán rozhodoval v konečnej platnosti o výmaze ochrannej známky, majiteľom ktorej bol
žalobca, z registra ochranných známok, v rámci ktorého konania posudzoval splnenie
zákonných podmienok, na základe ktorých sa uskutočnil zápis predmetnej ochrannej známky.
Podľa § 16 ods. 1, 2 zákona o ochranných známkach úrad vymaže ochrannú
známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní
z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis
do registra ustanovenými zákonom.
Výmaz podľa odseku 1 sa nevykoná, ak ochranná známka bola zapísaná v rozpore
s § 2 ods. 1 písm. b) až d), ale majiteľ preukáže, že používaním na území Slovenskej
republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa začalo pred začatím
konania o výmaze, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby svojho
majiteľa, pre ktoré bola zapísaná.
Podľa § 37 zákona o ochranných známkach na konanie vo veciach ochrannej známky
sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- správny poriadok) s výnimkou ustanovení § 19, 23, 28 až 30, § 32 až 34, § 39, 49, 50, § 59
ods. 1 a § 60.
Podľa § 40b ods. 1, 2, 3 zákona o ochranných známkach účastníci konania sú povinní
predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz
jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré
boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.
Podľa § 2 ods. 1, písm. b/ zákona o ochranných známkach za ochrannú známku
nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
Podľa § 1 ods. 1 zákona o ochranných známkach ochranná známka je akékoľvek
označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien,
písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie
spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby,
zapísané do registra ochranných známok (ďalej len "register").
Úlohou súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu
podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku je posudzovať, či správny
orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie
rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania,
či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo
zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade
s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho
orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúceho vydaniu
napadnutého rozhodnutia.
Podľa názoru odvolacieho súdu správne orgány oboch stupňov v preskúmavanej veci
postupovali v intenciách citovaných právnych noriem, vo veci náležite zistili skutkový stav
a zo skutkových okolností vyvodili správny právny záver, z ktorých dôvodov súd prvého
stupňa postupoval v súlade so zákonom, pokiaľ žalobu zamietol podľa § 250j ods. 1 O.s.p.
Predpokladom konania a rozhodovania Úradu v konaní o výmaz ochrannej známky
podľa § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach je zistenie v konaní začatého na návrh
tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu, že ochranná známka bola zapísaná v rozpore
s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Zákonodarca v právnej norme
§ 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach ustanovil povinnosť úradu vymazať ochrannú
známku zapísanú v registri ochranných známok po preukázaní, že táto bola zapísaná
do registra v rozpore so zákonnými podmienkami, pričom nie je rozhodujúce, či skutočnosti
podmieňujúce nesplnenie zákonných podmienok pre zápis boli úradu v čase rozhodovania
o zápise ochrannej známky prihlasovateľa do registra známe, resp. či mu museli byť známe.
Zákonnou podmienkou pre výmaz ochrannej známky z registra je zistenie, že ochranná
známka bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom, teda
s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach, s medzinárodnými
dohovormi, právne záväznými aktmi Európskeho spoločenstva a medzinárodnými zmluvami
v súlade s čl. 7 ods. 4, 5 Ústavy Slovenskej republiky. Teda zákonodarca v právnej norme
§ 16 ods. 1 ustanovil právomoc úradu v konaní o výmaz opätovne posúdiť, či boli splnené
podmienky pre zápis ochrannej známky do registra aj v súlade s podmienkami ustanovenými
v § 2 zákona o ochranných známkach.
Odvolací súd z predloženého spisového materiálu krajského súdu, súčasť ktorého
tvoril administratívny spis zistil, že Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky bol
dňa 14.10.2005 doručený návrh navrhovateľa N., s.r.o., N, na výmaz ochrannej známky
žalobcu č. 204834 „B.“ podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1, písm. b/, c/, d/ a f/ zákona
o ochranných známkach z dôvodov, že okrem iného ochranná známka „B.“ je odvodeninou účinnej látky brimonidín/brimonidine, pretože základný kmeň napadnutej ochrannej známky
„BRIMON“ je identický z vizuálneho aj fonetického hľadiska so základným kmeňom účinnej
látky brimonidín/brimonidine, z ktorých dôvodov nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť
v zmysle § 2 ods. 1 písm. b/, čím nespĺňa jednu zo základných funkcií ochrannej známky.
Úrad po zabezpečení si vyjadrenia majiteľa predmetnej ochrannej známky – žalobcu
a príslušných podkladov tvoriacich súčasť administratívneho spisu rozhodnutím zo dňa
28.2.2007 POZ 2183-2003/204834- I/26-2007 podľa § 16 ods. 1 v nadväznosti na § 2 ods. 1,
písm. b/ zákona o ochranných známka vymazal ochrannú známku žalobcu č. 204834 „B.“ pre
tovary „farmaceutické prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
zapísanú do registra ochranných známok dňa 12.1.2004. Na základe rozkladu žalobcu proti
uvedenému rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa predsedníčka Úradu priemyselného
vlastníctva SR rozhodnutím zo dňa 19.12.2008 č. POZ 2183-2003/OZ 204834 II/192-2008
(preskúmavané rozhodnutie) rozklad žalobcu zamietla a prvostupňové správne rozhodnutie
potvrdila. Z odôvodnenia odvolacieho správneho orgánu - žalovaného, vyplýva, že sa
stotožnil s názorom správneho orgánu prvého stupňa, v zmysle ktorého napadnutá ochranná
známka ako celok nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a teda vo vzťahu k hodnoteniu
zápisu napadnutej ochrannej známky táto je v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1, písm. b/
zákona o ochranných známkach; konštatoval, že v konaní bolo zistené, že brimonidine
(anglický názov) resp. brimonidium (latinský názov) je generický názov farmaceutickej
substancie a je uvedený v zozname International Nonproprietary Names (INN) for
Pharmaceutical Substances, ktorý je vedený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)
a pri porovnávaní napadnutej ochrannej známky „B.“ a INN názvu briminidine (v slovenskom
preklade bimonidín) je zrejmé, že obe slová obsahujú rovnaký slovotvorný základ „brimon“,
pričom predmetné slová sa odlišujú iba v prípade prípony „al“, „id“ ktoré predstavujú
zaužívané zakončenia v názvosloví liekov a chemických substancií, preto slovné označenie
„B.“ tak možno považovať iba za modifikovanú verziu “brimonidin“, čím stráca schopnosť
individualizovať tovary, pre ktoré je zapísané.
Vzhľadom na uvedené odvolací súd dospel k záveru, že žalovaný v danej veci svojím
postupom a rozhodnutím venoval dostatočnú pozornosť námietkam vzneseným žalobcom
v rozklade podanom proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu a v odôvodnení
svojho rozhodnutia náležite zdôvodnil, prečo na ne neprihliadol. Odvolací súd považoval
za dostačujúce konštatovanie žalovaného uvedené v odôvodnení jeho rozhodnutia, z ktorých
dôvodov nepovažoval za dôvodné tvrdenia žalobcu o tom, že prvostupňový správny orgán
nesprávne právne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky s poukazom
na to, že stanovisko WHO má len odporúčajúci charakter a nie je právne záväzné
pre Slovenskú republiku a súčasne, že námietky žalobcu týkajúce sa porušenia právnej istoty
spočívajúcej v tom, že pokiaľ určité skutočnosti boli preskúmavané a prehodnocované pri
zápise OZ a tieto neboli prekážkou zápisu OZ, nemali by tie isté skutočnosti znamenať úplne
opačné závery a rozhodnutia úradu. Aj podľa názoru odvolacieho súdu bol preto správny
záver žalovaného správneho orgánu, že správny orgán prvého stupňa v danom prípade
vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, dospel k správnym skutkovým zisteniam
a správne právne posúdil objektívne známe skutočnosti v čase rozhodovania o výmaze
ochrannej známky.
Odvolací súd zhodne s názorom súdu prvého stupňa dospel k záveru, že správne
orgány oboch stupňov v danej veci venovali náležitú pozornosť pri posudzovaní dôvodnosti
námietok navrhovateľa (zúčastnenej osoby) vznesených v návrhu na začatie konania o výmaz
predmetnej ochrannej známky a v rozsahu porušenia podmienky zápisu ochrannej známky
v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach ju uznali za opodstatnenú. Žalovaný v odôvodnení svojho rozhodnutia správne konštatoval, že zmyslom právnej úpravy
v § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach je možnosť napraviť rozhodnutie úradu o zápise
ochrannej známky do registra OZ, pokiaľ navrhovateľ výmazu (alebo úrad sám) zistí
skutočnosti, ktoré sú v rozpore s podmienkami zápisu ochrannej známky do registra v zmysle
zákona o ochranných zámkach a teda pokiaľ zákon obsahuje takéto ustanovenie, zákonodarca
pripúšťa, že môže dôjsť k tomu, že v konaní o prihláške ochrannej známky neboli niektoré
veci alebo okolnosti posúdené, a preto skutočnosť, že úrad v konaní o prihláške posúdil
zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky inak ako vo výmazovom konaní, v ktorom
bolo poukázané na (síce nie nové), ale zatiaľ nezhodnotené skutočnosti, je teda v zmysle
zákona prípustné.
Z uvedených dôvodov aj odvolací súd považoval za právne neopodstatnenú námietku
žalobcu vznesenú v odvolaní, že skutočnosti namietané navrhovateľom mal úrad zisťovať pri
posudzovaní prihlášky ochrannej známky do registra, pretože v tomto prípade sa nejednalo
o nové skutočnosti, ktoré by neboli žalovanému známe už pri rozhodovaní o zápise ochrannej
známky do registra, ale o skutočnosti známe od počiatku, avšak dosiaľ nezhodnotené, a to
z dôvodu, že zoznam INN, ktorý vedie WHO bol kumulatívne upravený a sprístupnený na CD
alebo on-line až od roku 2006, kedy sa žalovanému zjednodušil prístup k uvedenému
zoznamu, s poukazom na to, že nedostatok technického vybavenia žalovaného pri plnení úloh
vyplývajúcich mu zo zákona nemôže byť na ujmu prihlasovateľov, ktorí roky používajú
označenia zapísané do registra OZ ako ochrannú známku. Žalobca sám nespochybnil
skutočnosť, že v čase rozhodovania o jeho prihláške na zápis predmetnej ochrannej známky
práve posúdenie splnenia zákonných podmienok prihlasovanej ochrannej známky z hľadiska
názvov substrátov uvedených v zozname INN vedeného WHO, nebolo zhodnotené.
Vzhľadom k tomu pokiaľ tak správne orgány urobili v konaní o výmaz ochrannej známky,
začatého na základe návrhu, postupovali v zmysle zákona. S poukazom na zákonnú úpravu
ustanovenú v právnej norme § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach treba považovať
tvrdenie žalobcu, že nedostatok technického vybavenia žalovaného pri plnení úloh
vyplývajúcich mu zo zákona nemôže byť na ujmu prihlasovateľov, za právne irelevantné,
keďže predpokladom výmazu je zistenie nesplnenia zákonných podmienok pre zápis
ochrannej známky do registra, bez ohľadu, či tieto existovali a boli známe v čase jej zápisu.
Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky, tak
ako súd prvého stupňa aj odvolací súd dospel k záveru, že hodnotiac celkový dojem tejto
ochrannej známky z hľadiska vizuálneho hodnotenia ako aj z hľadiska fonetického,
porovnávajúc ho s názvom substrátu uvedeného v zozname INN, označenie predmetnej
ochrannej známky nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, v dôsledku čoho neplní
základnú funkciu ochrannej známky, podľa § 2 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných
známkach. Pri posudzovaní napadnutej ochrannej známky „B.“ z hľadísk fonetického
a vizuálneho je nutné konštatovať, že napadnutá ochranná známka sa od druhového označenia
základnej substancie „brimonidin“, obsiahnutej vo farmaceutickom výrobku označeného touto
známkou odlišuje len vypustením hlások „idin“ a všetky ostatné hlásky či písmená
sú rovnaké, takto vytvorené označenie má teda z celkového počtu hlások obecného názvu
základnej substancie účinnej látky 10 spoločných 6. Posudzovaním napadnutej ochrannej
známky z oboch uvedených hľadísk vyplýva, že jej označenie je odvodeninou od účinnej
látky generického označenia „brimonidín“.
Odvolací súd zhodne ako súd prvého stupňa súhlasí s názorom žalovaného správneho
orgánu pokiaľ ide o posudzovanie označenia napadnutej ochrannej známky a namietanou substanciou. Žalovaný správne zistil skutkové okolnosti, tieto správne vyhodnotil a vo veci
rozhodol v súlade so zákonom.
Pokiaľ žalobca v odvolaní poukazuje na skutočnosť, že časť napadnutej ochrannej
známky je vlastne anglickým slovom, zaoberajúc sa jeho významom a prekladom, odvolací
súd nemohol prihliadnuť na tento argument žalobcu, pretože ho prvýkrát vzniesol
až v podanom odvolaní, teda po uplynutí zákonnej lehoty na podanie žaloby v zmysle § 250h
ods. 1 v spojení s § 250b ods. 1 O.s.p., ako aj z dôvodu, že pre súd v súdnom prieskume podľa
§ 250i ods. 1 O.s.p. je rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania
preskúmavaného rozhodnutia, a preto táto jeho argumentácia nemohla byť zohľadnená ani
v konaní pred žalovaným.
Z uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, že v danej veci správne orgány
oboch stupňov zistili skutkový stav v dostatočnom rozsahu, skutkové okolnosti správne
a v súlade so zákonom vyhodnotili, žalovaný správny orgán sa v odvolacom správnom konaní
náležite vyporiadal s námietkami žalobcu, a preto pokiaľ súd prvého stupňa žalobu zamietol,
rozhodol vo veci správne a v súlade so zákonom, a preto odvolací súd napadnutý rozsudok
krajského súdu podľa § 250ja ods. 3 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 a v spojení s § 219 ods.
1, 2 potvrdil.
Odvolací súd nepriznal žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania podľa § 246c ods.
1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 a s § 250k ods. 1, pretože bol v tomto konaní neúspešný.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.
V Bratislave dňa 15. decembra 2010
JUDr. Zdenka Reisenauerová, v. r.
predsedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Peter Szimeth